Las marcas permiten a una empresa distinguir sus productos en el mercado y lograr una adecuada diferenciación ante los consumidores. Aquí van seis consejos para protegerlas y, de ser necesario, recuperarlas frente a un “robo” o uso indebido:

I.- Una historia dramática con un final feliz

Hace algún tiempo, una empresa con operaciones regionales (empresa A) venía desarrollando, en diferentes países de Latinoamérica, una nueva campaña publicitaria sobre su conocido jabón antibacterial de marca “hands & fingers”. El objetivo era simplificar su denominación para que el consumidor pidiera el producto simplemente como “h&f”.

Las piezas publicitarias decían: “para lavar tus manos usa h&f”. También se utilizaron nuevos empaques en toda la región, presentando conjuntamente las denominaciones “hands & fingers” y “h&f”:

Estas campañas de simplificación suelen fomentar las ventas pues evitan los tradicionales nombres extensos. Algunas reemplazan progresivamente denominaciones que no se pronuncian fácilmente sin un perfecto inglés. Las marcas se hacen más sencillas de invocar y logran mayor recordación.

Aquí comienza el drama. Con la campaña en marcha, en determinado país, una empresa local (empresa B) inició -y con gran éxito- la venta de un nuevo jabón antibacterial bajo la denominación “HF”:

Situación complicada. Pese a que la empresa A denunció a la empresa B por competencia desleal, no la pudo detener fácilmente. Sucede que esta había registrado “HF” como su marca para comercializar jabones. Su defensa era simple: utilizaba su propia marca en el mercado.

La empresa B estuvo un buen tiempo publicitando su jabón “HF”, con envases de forma y color similar a los de “hands & fingers”, incluso como si fuera una versión nacional, utilizando el eslogan “pide HF nacional”. Durante esta coexistencia algunos consumidores pudieron haberse confundido, al tomar un producto por otro o por considerar que ambos eran producidos por empresas vinculadas. Pudieron esperar una calidad y recibir otra. Además, la empresa B denunció que “hands & fingers” junto con “h&f” infringían su marca “HF”.

¿Cómo acabó esta historia? Después de algunos años, la empresa A logró revertir la situación. Probó que, con anterioridad, en diferentes países, incluido este donde se presentó el problema, había publicitado la denominación “hands & fingers” junto con “h&f” para sus jabones. Exhibió etiquetas con ambas denominaciones juntas, registradas previamente como su marca en ese país. Así, la autoridad declaró nula la marca “HF”, reconociendo que al solicitarla se había pretendido cometer un acto desleal (con mala fe). ¿Final feliz? Sí. ¿Es deseable vivir una historia así? No.

Esta es una historia de ficción basada en casos ocurridos en el Perú y en la región. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia.

II.- Seis consejos para la protección contra el “robo” o uso indebido de marcas

A continuación compartimos consejos para proteger sus marcas y, de ser necesario, recuperarlas:

1.         Aumente su nivel de protección: confirme que toda denominación, figura (forma y color), packaging, sonido u otro signo, que utilice su empresa como distintivo de su oferta de bienes, servicios, línea de productos o establecimientos, se encuentre registrado como marca ante el Indecopi. Si no está registrado, no tiene la condición de marca y se encuentra sin protección como tal. Proceda inmediatamente con el registro.

2.         Registre su marca y luego invierta: antes de obtenerla, no es recomendable invertir en nuevos empaques, papelería o publicidad; y, tampoco utilizar en el mercado las palabras, figuras, formas y colores que conformarán su marca. Mucho cuidado, pues podría ocurrir que:

a)    Alguien aprecie estos signos y decida registrarlos deslealmente como su propia marca, antes que su empresa; o,

b)    Pierda la inversión por no lograr el registro de marca debido a que tiene elementos idénticos o semejantes a otra marca ya registrada, que podrían confundir al consumidor sobre su origen empresarial; y, sin saberlo ni desearlo, mientras usa los signos sin registro, cometa infracción marcaria o competencia desleal sancionable.

Antes de solicitar el registro, realice una búsqueda denominativa y figurativa en el Indecopi, que le permita conocer si existen marcas (o solicitudes de registro en trámite) idénticas o semejantes a la que desea registrar. Ello permitirá estimar si alguna empresa podría oponerse a su solicitud para defender su marca o si el Indecopi podría denegarle el registro al examinar su solicitud.

3.         Implemente una estrategia global o regional de ser necesario: si su empresa participa de lanzamientos de productos a escala internacional, requiere una debida coordinación para el registro anticipado y simultáneo de las (nuevas) marcas en todos los territorios donde hará negocios. ¡No escatime! Registre como marcas tanto la forma tradicional como la simplificada, toda denominación y figura, juntas y por separado, siempre que tengan relevancia distintiva. No se exponga a un “robo” de marca.

4.         Describa con amplitud y precisión el uso de su marca: el registro debe producirse en las todas las clases referenciales de la Clasificación Internacional de Niza que sean necesarias. Especifique con precisión cuál es el producto o servicio al que aplicará su marca. Por ejemplo, resulta recomendable que una empresa que empaca café y que desea establecer cafeterías (como Starbucks) especifique que utilizará sus marcas tanto en la clase 30 (para café y sucedáneos), como en la clase 43 (para servicios de restauración en cafeterías). Ello le permitirá impedir que otras empresas utilicen o registren signos idénticos o semejantes para aplicarlos a productos o servicios idénticos o vinculados, causando confusión en el consumidor. Use su marca, pues no hacerlo para la actividad que se registró, sin justificación, durante 3 años, puede causar su cancelación.

5.         Opóngase: si ya tiene una marca registrada y conoce que otra empresa pretende registrar una idéntica o semejante a la suya, para aplicarla a los mismos productos o servicios, o vinculados a los suyos, opóngase inmediatamente. Que no pase lo de “HF”. Recuerde que, antes del registro de una marca, se debe publicar en el diario oficial[1] lo que se pretende registrar. Revise o encargue la revisión de esas publicaciones. Si corresponde, debe oponerse a un registro indebido.

6.        Denuncie: si conoce que otra empresa utiliza indebidamente en el mercado –sin registro de marca propia- palabras o figuras idénticas o semejantes a una marca suya, para denominar los mismos productos o servicios, o vinculados, de modo que causa confusión en los consumidores, exija a la otra empresa que se detenga. Si no hace caso, recabe pruebas y denúnciela por infracción marcaria ante el Indecopi. Pida una medida cautelar de cese inmediato para detener el acto desleal, mientras se investiga.

Y si descubre una marca registrada que perjudica a la previamente registrada por su empresa, pida su nulidad. Tiene 5 años para ello, contados desde el registro indebido.

A una empresa le cuesta esfuerzo estratégico crear valor y diferenciarse de sus competidores. Registrar y defender sus marcas es una obligación para mantener y mejorar su posición competitiva. Con constancia, buenas experiencias de consumo y publicidad adecuada, las marcas van logrando mayor nivel de reconocimiento y renombre. En una futura entrega analizaremos los instrumentos legales adicionales que tenemos para defender este tipo de marcas.